Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15437 - pubb. 08/07/2016

Il marchio di fatto è tutelato dalle norme sulla concorrenza sleale confusoria, e il suo utilizzo incontestato può inibire la tutela del marchio registrato

Tribunale Torino, 18 Aprile 2016. Est. Ciccarelli.


Marchi e brevetti – Tutela del marchio di fatto – Art.2598 c.c.

Marchi e brevetti – Tutela del marchio – Preuso locale – Caratteri identificativi

Marchi e brevetti – Tutela del marchio – Convalidazione



La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12 comma 1° lett. a c.p.i.) attiene unicamente alla possibile interferenza del marchio di fatto con un marchio registrato uguale o simile, nel caso in cui venga registrato, per prodotti identici o simili, un marchio uguale o simile a un marchio di fatto già precedentemente usato da altri.
La tutela erga omnes del marchio di fatto va invece rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598 n. 1 c.c.
Il titolare del marchio di fatto ha il diritto di inibire ad altri di fare uso dello stesso segno (o di un segno simile) solo se quest’uso sia idoneo a produrre confusione.
Se i consumatori, nonostante l’identità del segno, sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi il rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Nella realtà attuale il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale; perché rendono agevole e “normale” che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa. La notorietà locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale.
In ogni caso, quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti in un ambito regionale (o anche solo provinciale) si è al di fuori dell’ambito applicativo della norma. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

L’istituto della convalidazione, previsto dall’art. 28 c.p.i. a beneficio dei soli marchi registrati ha come scopo quello di consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto ed eliminando uno stato di incertezza.
Permettere che un segno distintivo da lungo tempo presente sul mercato sia esposto all’azione di nullità o a quella di contraffazione significa vanificare quegli investimenti fatti nel corso degli anni dal titolare del segno (e permettere, in definitiva, una “gratuita” perdita di ricchezza); senza dire che di questi investimenti potrebbe indebitamente – e anche “maliziosamente” – avvantaggiarsi il soggetto che, consapevole dell’esistenza dell’altrui marchio, volutamente permetta che questo si accrediti sul mercato a prezzo di investimenti promozionali e pubblicitari, per poi “appropriarsi” di questa notorietà dopo aver eliminato dal mercato il segno concorrente.
Per queste ragioni si ritiene possibile individuare un limite alla tutelabilità del marchio rispetto a segni uguali o simili utilizzati per lungo tempo nella consapevolezza e senza l’opposizione del titolare del marchio.
[Sulla base di tale principio, il Tribunale ha rigettato la domanda di contraffazione del marchio esercitata dal un’azienda nei confronti di altra impresa che aveva fatto uso dello stesso marchio di fatto per oltre 20 anni senza contestazioni da parte della concorrente]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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