Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22673 - pubb. 12/11/2019

Giudizio di interferenza e contraffazione per equivalente

Tribunale Milano, 07 Novembre 2019. Pres. Anna Bellesi. Est. Barbieri.


Tribunale delle Imprese – Giudizio di interferenza – Contraffazione per equivalente – Element by element approach – Invenzione dipendente o di perfezionamento



Si ha contraffazione ogniqualvolta venga attuata, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, l’idea inventiva coperta dalla privativa. Ne consegue che la contraffazione non è esclusa quando all’invenzione brevettata si apportino modifiche che ne costituiscano un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del trovato.
Anche la sostituzione degli elementi dell’invenzione non esclude la contraffazione quando i nuovi elementi siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che risultino tali all’esito del c.d. triple identity test e cioè: i) perseguano in sostanza la medesima funzione; ii) in un modo sostanzialmente identico; iii) al fine di conseguire il medesimo risultato.
Una variante all’invenzione brevettata dovrebbe ritenersi compresa nell’ambito di protezione, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l’elemento esplicitamente rivendicato. Quando si tratti di invenzioni di prodotto destinate ad accedere ad oggetti specifici aventi specifiche caratteristiche il raffronto, ai fini del giudizio di interferenza, va compiuto tra quanto rivendicato e il prodotto additato.
Il problema degli equivalenti si pone tra quanto è esplicitamente rivendicato e quanto possa ritenersi contenuto per implicito nel testo brevettuale (interpretato alla luce del canone di cui all’art. 52 c.p.i.). In base al comma 3-bis dell’art. 52 c.p.i., “Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”, così introducendo nel nostro ordinamento il c.d. “element by element approach” tale per cui il giudizio di equivalenza muove dai singoli elementi rispettivamente dell’invenzione brevettata e della realizzazione sospettata di contraffazione piuttosto che dall’invenzione intesa nel suo complesso.
Il confronto tra gli elementi va dunque compiuto individuando i singoli elementi rivendicati, analizzando l’oggetto accusato di violare il brevetto e confrontando gli elementi costitutivi di esso con quelli rivendicati per verificarne la corrispondenza letterale o per equivalenti, superando le rigidità presenti in tale metodo, in applicazione del criterio di bilanciamento di cui al richiamato art. 1 del protocollo di interpretazione dell’art. 69 CBE, e quindi individuando l’idea inventiva del brevetto al fine di verificare se le varianti utilizzate si presentino o meno come mezzi attuativi della medesima idea.
La valutazione di equivalenza si conclude positivamente anche quando la realizzazione per varianti ottiene un risultato più efficace ma pur sempre riconducibile al contenuto delle rivendicazioni. Anche una sostituzione realizzata grazie ad un progresso ulteriore può cadere nell’ambito di protezione del brevetto originario (in quanto esplicazione della medesima idea inventiva). Qualora, in ragione dell’originalità dei mezzi sostitutivi impiegati, l’inventore abbia brevettato la propria invenzione ci troveremmo di fronte ad un’invenzione dipendente o di perfezionamento. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


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